侵Q7

当社と同様の部品を使用した製品に関する特許出願が、他の大手メーカーから出願されていることが判明し、当社のお客様から、今回の商談はなかったものとすると言われました。今回の商談はあきらめるべきでしょうか。

質問

当社は、精密機械部品の新進企業です。精密機械メーカーA社との間で、3次元高精度計測器に当社が開発した部品を中核部品として採用し、販売する商談が成約する直前でした。

その後、A社は、競合メーカーY社によって、当社と同様の部品を使用する3次元高精度計測器用の部品に係る特許出願が公開されているので、今回の商談はなかったものとすることを当社に知らせてきました。

当社としては、A社との間の今回の商談をあきらめるべきなのでしょうか。

回答

1.

Y社の特許出願がそのまま特許されるとは限りません。審査請求がなされないで出願が取下げの扱いになる、あるいはその出願が、既に知られている先行技術に鑑み、発明に進歩性がないなどの理由により拒絶されてしまうことも予想されます。

他方で、Y社の特許出願は、拒絶の理由なしで、あるいは現在公開されている特許請求の範囲に記載内容から技術事項が限定された(変更された)うえで特許される場合もあります。

将来的にY社の特許が成立した場合、その内容によっては、貴社の部品の製造販売行使、あるいはA社が特許に係る部品を使用した3次元高精度計測器を製造し、販売する行為は、Y社の特許権を侵害する可能性があります。

したがって、Y社の特許出願が、将来的に特許として成立する可能性及びその内容、さらに、本件の貴社の部品、あるいはA社の3次元高精度計測器がY社の特許権を侵害する可能性があるか否かを専門家(弁理士・弁護士)に相談して、確認を行なうことが重要です。

2.Y社の特許成立の可能性の検討

Y社の特許出願が、将来的に特許として成立する可能性について検討してください。Y社の特許出願日前に、その発明と同一または類似の技術がないかどうか、また出願日前の既存の技術から容易に発明できたかどうかなどを、調査する必要があります。自社での調査検討が難しい場合は、専門家(弁理士)や特許調査会社への依頼も考えたほうがいいでしょう。もし、Y社の特許出願に関し、有効な先行技術が発見されない場合は、今回の商談は断念しなければならないかもしれません。

3.Y社の特許出願に関し、有効な先行技術が発見された場合の対応

Y社の特許出願に関し、有効な先行技術が発見された場合、次の方策をご検討ください。

  • (1)情報提供制度を利用できます。情報提供制度は、審査の的確性及び迅速性の向上のため、特許庁に対し特許の付与の妥当性についての必要な情報を提供する制度であります(註1)。特許付与の前後を問わず利用できます。匿名でも可能です。
  • (2)仮に、特許が成立してしまった場合には、無効審判を請求し、特許を無効にすることの可能性についてもご検討ください。
  • (3)Y社の特許出願内容に対し、無効にするために有効な先行技術が発見されたとしても、特許が成立する可能性が完全に解消されたわけではありません。特許が成立した場合を仮定して、設計変更案をあらかじめ煮詰めておくことは有効です。

4.貴社の開発とY社の特許出願の時期的関係

Y社の特許出願の時よりも前に貴社の部品開発が完了し、たとえばその部品の製造金型も完成していたなどの事実が認められる場合などにおいて、いわゆる先使用による通常実施権が法律的に認められる場合があります(註2)。

したがって、貴社の部品開発完成時点や実施の準備状況と、Y社の特許出願日との関係を調査したうえで、専門家(弁護士・弁理士)に相談することも必要でしょう。

5.A社との話し合い

以上の種々の点を踏まえ、専門家の意見を参考にしながら、今回の商談を直ちにあきらめることなく、法律的に内容を整理したうえで妥当な解決策をA社に提案することを考えてはいかがでしょうか。

この場合、A社からは、取引契約において特許保証条項(たとえば、当該部品が第三者、特にY社の特許権などを侵害することになる場合、貴社の責任と費用で紛争を解決するという取決め条項)を要求される可能性があることを理解しておいてください。

参考情報

本QAは特許庁委託事業「外国産業財産権侵害対策等支援事業」において作成されたものです。
事業内容等は本事業サイト(http://www.jpo.go.jp/index/kokusai_doukou/iprsupport/index.html)をご確認下さい。